Статья 1236. Виды лицензионных договоров

1. Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

Комментарий к Ст. 1236 ГК РФ

1. Различные виды лицензионных договоров до 1 января 2008 г. использовались в сфере патентного права, однако в законодательстве не прослеживалось единства в понимании сущности исключительной и неисключительной лицензии. Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передавалось право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Законодательство об авторском праве и смежных правах не использовало конструкцию лицензионного договора, хотя авторский договор о передаче исключительных прав или неисключительных прав, безусловно, имел лицензионную природу. Статья 26 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» вообще не конкретизировала условия отдельных видов лицензий.

2. В комментируемой статье унифицированы все виды лицензионных договоров независимо от объектов, права на которые предоставляются. Классифицирующим признаком разграничения является факт сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. По договору исключительной лицензии (в отличие от договора неисключительной лицензии) такое право у лицензиара отсутствует. Вместе с тем в отношении обоих видов лицензии лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности. При этом в договоре может быть установлена монополия лицензиата, в том числе в отношении лицензиара в части использования объекта определенными способами и на определенных территориях, что соответствует принципу свободы договора (ст. 421 ГК).

3. Лицензионные договоры могут быть классифицированы по объему передаваемых прав, по объекту и по иным критериям.

По объекту различают лицензионные договоры:

— о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК);

— о предоставлении права использования объекта смежных прав (ст. 1308 ГК);

— о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК);

— о предоставлении права использования селекционного достижения (ст. 1428 ГК);

— о предоставлении права использования охраняемой топологии (ст. 1459 ГК);

— о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК);

— о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК).

По объему передаваемых прав лицензии делятся на:

По обязательности заключения лицензионные договоры делятся на:

В зависимости от предоставления встречного удовлетворения лицензионные договоры делятся на:

Такой перечень видов лицензионных договоров и лицензий далеко не исчерпывающий, что соответствует предусмотренному ст. 421 ГК РФ принципу свободы договора.

4. В п. 2 настоящей статьи устанавливается презумпция неисключительной лицензии, если иное прямо не предусмотрено договором. Лицензиату по договору исключительной лицензии переходит право на защиту от нарушений исключительного права. Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

5. При заключении лицензионного договора характер передаваемых прав может быть определен не только такими терминами, как «исключительные» или «неисключительные» лицензии, права. Характер передаваемых прав может быть определен путем толкования договора (ст. 431 ГК).

Так, в одном из споров суд путем толкования текста договора установил следующее. Поскольку в тексте договора указано, что автором передаются товариществу права на опубликование и распространение произведений и автор не имеет права использовать эти произведения двумя названными способами и разрешать такое использование третьим лицам, то обстоятельство, что в договоре нет словосочетания «исключительные права» для обозначения предмета договора, не дает основания считать приобретенные права неисключительными. Буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений, сопоставление отдельных его условий между собой, смысл договора в целом и его цель, т.е. толкование договора, проведенное судом в соответствии со ст. 431 ГК РФ, не оставляют сомнений в отношении характера полученных истцом прав как исключительных .

———————————
См.: п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47.

Статья 1236. Виды лицензионных договоров

1. Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

Комментарий к статье 1236 Гражданского Кодекса РФ

1. В пункте 1 комментируемой статьи устанавливается два вида лицензионных договоров в зависимости от того, сохраняется ли у лицензиара, предоставившего право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одному лицензиату, возможность предоставления права использования такого результата или средства другим лицензиатам или нет. В первом случае речь идет о простой (неисключительной) лицензии, во втором — об исключительной лицензии.

Сопоставление п. п. 1 и 3 ст. 1236 приводит к выводу о том, что, указывая на сохранение права лицензиара выдавать лицензии как на единственный критерий разграничения исключительной и неисключительной лицензий, Кодекс имеет в виду предоставление разным лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одними и теми же способами. При этом, однако, не требуется обязательного совпадения сроков использования и допустимой территории использования такого результата или средства соответствующим способом.

Что касается предоставления лицензиаром различным лицензиатам различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то такое предоставление не оказывает влияние на исключительный или неисключительный характер лицензии в смысле, придаваемом этому разделению комментируемой статьей.

2. Предусмотренные комментируемой статьей виды лицензионных договоров призваны решить не столько научно-методическую задачу классификации различных способов распоряжения исключительным правом, сколько важную практическую задачу. Правила ст. 1236 ГК по существу в изъятие из общего режима исключительного права, обеспечивающего монопольный гражданско-правовой контроль над соответствующим результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, позволяют защитить экономические интересы первого лицензиата путем исключения возможности представления аналогичных прав другим лицензиатам, которые неизбежно конкурировали бы с первым лицензиатом. Таким образом, комментируемая статья предоставляет возможность договорного ограничения свободы лицензиара по распоряжению исключительным правом, исключая возможность выбора лицензиатов только по своему усмотрению.

3. Правовой режим предусмотренных ст. 1236 видов лицензионных договоров не зависит от того, сохраняет ли лицензиар, предоставивший другому лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации определенными способами, право самостоятельно осуществлять эти способы использования. По данному признаку в теории гражданского права обычно выделяется т.н. полная лицензия.

При этом Кодекс исходит из того, что решение указанного вопроса относится на усмотрение сторон и, заключая лицензионный договор как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии, лицензиар и лицензиат могут договориться об ограничении соответствующих правомочий лицензиара. По общему правилу, при отсутствии в лицензионном договоре каких-либо указаний на этот счет необходимо сделать вывод о том, что лицензиар, независимо от вида выданной лицензии, безусловно сохраняет возможность самостоятельного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в т.ч. теми способами, в отношении которых им были выданы лицензии.

4. Различие между исключительной и неисключительной лицензиями проявляется также в правовом статусе соответствующих лицензиатов. В соответствии со ст. 1254 ГК исключительный лицензиат наделяется правом использовать для защиты своих прав, полученных на основании лицензионного договора, те же способы защиты, которые предоставляются лицензиару (обладателю исключительного права) в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В то же время независимо от того, на каких условиях — простой или исключительной лицензии — лицензиату предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору, в течение всего срока действия последнего лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права в установленных лицензионным договором пределах (п. 2 ст. 1237 ГК).

5. В пункте 2 комментируемой статьи установлена презумпция простой (неисключительной) лицензии. Из этого следует, что исключительный характер лицензии, заключающийся в лишении лицензиара права предоставления другим лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации аналогичными способами, должен быть прямо предусмотрен соответствующим договором.

6. Конструкция простой (неисключительной) лицензии широко используется в Кодексе для обеспечения разумного и справедливого баланса интересов первоначального и производного правообладателей в тех случаях, когда исключительное право переходит от автора к другим лицам по договору или в силу прямого указания закона (п. п. 2 и 3 ст. 1296, п. п. 1 и 2 ст. 1297, п. п. 3 и 4 ст. 1298, п. п. 4 и 5 ст. 1370, п. п. 1 и 2 ст. 1371, п. п. 2 и 3 ст. 1372, п. п. 4 и 5 ст. 1373, п. п. 4 и 6 ст. 1430, п. п. 2 и 3 ст. 1431, п. 5 ст. 1461, п. п. 1 и 2 ст. 1462, п. п. 2 и 3 ст. 1463 ГК). На условиях простой (неисключительной) лицензии суд предоставляет право использования (принудительную лицензию) изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. п. 1 и 2 ст. 1362 ГК) и селекционного достижения (п. п. 1 и 2 ст. 1423 ГК).

На условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляется открытая лицензия на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. 1 ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (п. 1 ст. 1429 ГК).

На условиях простой (неисключительной) лицензии организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им права использования объектов авторских и смежных прав (п. 1 ст. 1243 ГК).

Поскольку выдача исключительной лицензии лишает лицензиара возможности выдачи неисключительной лицензии третьему лицу на те же способы использования, случаи, когда Кодекс предусматривает обязанность лицензиара предоставлять другим лицам права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии, должны рассматриваться как указание на невозможность в этих случаях предоставления одному из лицензиатов исключительной лицензии в том виде, как она понимается п. 1 ст. 1236.

7. В пункте 3 комментируемой статьи применительно к лицензионным договорам сформулировано общее правило о смешанных договорах, предоставляющее сторонам право заключать договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом (п. 3 ст. 421 ГК). При этом к отношениям сторон подлежат применению в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в общем договоре.

В соответствии с принципом свободы договора (п. 2 ст. 421 ГК) положения п. 3 комментируемой статьи должны толковаться расширительно, имея в виду, что условия лицензионных договоров разных видов могут варьироваться в одном лицензионном договоре в отношении не только различных способов использования, но и других условий, в частности в отношении допустимой территории использования.

Ст. 1235 ГК РФ — Гражданский кодекс

Статья 1235. Лицензионный договор.

1 июня 2016

Наличие у руководителей, менеджеров и иных работников корпоративного смартфона — распространенное явление. А чтобы полностью использовать все его возможности, нужны программы. И нередко они бывают платными. Можно ли подобные траты учесть в «прибыльных» расходах?

25 сентября 2014

Еще в марте 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в [K=6;T=Гражданский кодекс РФ], касающиеся интеллектуальных прав и прав на средства индивидуализации — так называемый шестой блок «нового ГК». Вступят в силу они уже совсем скоро — 1 октября 2014 года (за исключением некоторых отдельных положений).

29 октября 2013

25 сентября 2012

5 сентября 2012

Обсуждение статьи

Вопросы по статье

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение от 26.02.2016 N С1602/497 о признании доходов лицензиара и расходов лицензиата по лицензионным договорам и сообщает следующее.

Попадет ли под амнистию осужденная впервые по ст. 228 ч.3 на 4 года и 6 месяцев, имеющая маленького ребенка — 3 года?

Организация планирует использовать в своей предпринимательской деятельности объекты интеллектуальной собственности третьего лица (далее — правообладатель). Указанные объекты интеллектуальной собственности (товарный знак) охраняются в соответствии с законодательством РФ. Между правообладателем и организацией заключаются лицензионные договоры, предметом которых является предоставление организации соответствующих прав по использованию объектов интеллектуальной собственности (товарного знака) путем маркировки продукции (услуг). Заключаемые лицензионные договоры подлежат госрегистрации в Роспатенте. При этом организация планирует начать реализовывать маркированную товарным знаком продукцию (и, соответственно, использовать объекты интеллектуальной собственности) до госрегистрации соответствующих лицензионных договоров. ГК РФ предусматривает обязательность регистрации некоторых видов договоров (в частности, это касается договоров, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности). В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны могут урегулировать свои отношения даже применительно к этапу до подписания договора. В случае включения положений, предусмотренных п. 2 ст. 425 ГК РФ, в лицензионный договор вправе ли организация уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов по уплате лицензионного вознаграждения, которые возникли в период до госрегистрации договора в Роспатенте?

Наша организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов) и имеет договор процентного займа с иностранной организацией, зарегистрированной на территории Латвии и не имеющей постоянного представительства в России, где мы выступаем как заемщик. Договор заключен в валюте РФ. Согласно пункту 3 статьи 247, статье 309, пункту 1 статьи 310 Налогового кодекса (далее НК РФ) наша организация выступает налоговым агентом при уплате налога на прибыль с доходов, выплаченных иностранной организации в виде процентов по договору займа. Налоговая ставка согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 284 НК РФ составляет 20 процетов. Пример: Иностранной организацией выставлен счет на оплату процентов согласно договору займа – 10 000 руб. С этой суммы мы удержали и перечислили в бюджет налог на прибыль с доходов, выплаченных иностранной организации – 2000 руб. (10 000 х 20%). Иностранной организации перечислили 8000 руб. Уплаченные проценты по привлеченному займу учитываются при УСНО в порядке, предусмотренном статьей 269 НК РФ, подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ (пп. 9 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ) и отражаются по этой статье вместе с налогом на прибыль, сумму которого наша организация удерживает и перечисляет в бюджет. Можно ли учесть сумму удержанного и перечисленного в бюджет налога (в примере – 2 000 руб.) при расчете единого налога при УСН в составе расходов на проценты, уплаченные за предоставленные денежные средства?

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете организации, обладающей исключительными правами на программу для ЭВМ, продажу экземпляров этой программы в электронном виде через интернет-магазин? При передаче экземпляра программы для ЭВМ приобретатель дает согласие на использование приобретенного экземпляра программы способами, предусмотренными ст. 1280 ГК РФ, и обязуется не использовать программу и уничтожить все ее копии в случае перепродажи приобретенного экземпляра третьему лицу (соглашается с условиями, приведенными в прилагаемом лицензионном соглашении).

В отчетном периоде организация продала 1000 экземпляров программы по цене 3540 руб. за экземпляр. Фактические затраты, связанные с созданием экземпляров программы и их продажей (содержание сайта, амортизация НМА в виде программы для ЭВМ, реклама и др.), составили 500 000 руб.

Статья 1235 ГК РФ. Лицензионный договор

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Комментарии к ст. 1235 ГК РФ

1. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи в общем виде сформулировано понятие лицензионного договора как договора о предоставлении другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Аналогичные определения включены в Кодекс применительно к предоставлению права использования произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1286 ГК), объекта смежных прав (ст. 1308 ГК), изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК), селекционного достижения (ст. 1428 ГК), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК), секрета производства (п. 1 ст. 1469 ГК), товарного знака (п. 1 ст. 1489 ГК). В отношении права использования коммерческого обозначения (п. 4 ст. 1539 ГК) Кодекс ограничивается констатацией допустимости перехода этого права по договору. В этом случае понятие лицензионного договора определяется непосредственно абз. 1 п. 1 комментируемой статьи.

В отличие от договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК), заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК).

2. К упоминаемым в абз. 1 п. 1 ст. 1235 пределам использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации относятся способы использования (абз. 2 п. 1, п. 6 комментируемой статьи), территория использования (п. 3 комментируемой статьи), срок использования (п. 4 комментируемой статьи).

3. Кодекс не содержит каких-либо общих требований к лицензиату. Однако договор о предоставлении права использования товарного знака, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), может быть заключен только с лицензиатом, обладающим исключительным правом на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК).

4. Порядок заключения лицензионного договора в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК определяется в соответствии с гл. 28 ГК. Следовательно, к компетенции лицензиара относится решение вопроса о том, должен ли соответствующий договор заключаться путем проведения торгов либо путем направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц. Однако Кодекс предусматривает особое регулирование для заключения договоров об открытой лицензии на основании публичной оферты в отношении предоставления права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (ст. 1429 ГК).

Кроме того, для заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных Кодекс прямо допускает применение механизма договора присоединения (п. 3 ст. 1286 ГК).

5. В соответствии с абз. 1 п. 1 комментируемой статьи лицензионный договор может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего права использования.

Вопрос о выборе той или иной модели относится на усмотрение сторон, которые должны решать его в зависимости от того, в чем выражается интерес каждой из них в договоре и в чем состоит основная цель соответствующего договора. Очевидно, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы лицензиара, т.к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. В то же время, имея в виду, что основной целью лицензионного договора является предоставление права использования соответствующего объекта и получение соответствующего вознаграждения, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор.

6. В абзаце 1 п. 2 комментируемой статьи устанавливаются требования к форме и государственной регистрации лицензионного договора. Вопросам формы посвящены также положения п. 1 ст. 1286, ст. 1369, п. 1 ст. 1460, п. 1 ст. 1490 ГК, в которых применительно к произведению литературы, науки и искусства, изобретению, полезной модели и промышленному образцу, топологии интегральной микросхемы и товарному знаку воспроизводится требование абз. 1 п. 2 комментируемой статьи о письменной форме лицензионных договоров. В соответствии с п. 2 ст. 1286 ГК договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме. Во всех остальных случаях форма договоров определяется непосредственно абз. 1 п. 2 комментируемой статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК государственной регистрации подлежат лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК), товарного знака (ст. 1480 ГК). Требование государственной регистрации воспроизведено в специальных нормах применительно к лицензионным договорам о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1369 ГК) и товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК).

Что касается программы для ЭВМ и базы данных (п. 1 ст. 1262 ГК), а также топологии интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1452 ГК), государственная регистрация которых носит факультативный характер и зависит от усмотрения правообладателя, вопрос о государственной регистрации договоров о предоставлении права использования этих результатов интеллектуальной деятельности должен решаться с учетом положений п. 7 ст. 1232 ГК, в соответствии с которым правила об обязательной государственной регистрации (включая и правило о государственной регистрации соответствующих договоров) подлежат применению к факультативной регистрации, если только Кодексом не предусмотрено иное. Иными словами, исключение из правила п. 2 ст. 1232 ГК применительно к государственной регистрации предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих факультативной регистрации, должно быть прямо предусмотрено Кодексом. Такое исключение, по существу, предусмотрено только для зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, т.к. в перечне подлежащих государственной регистрации способов перехода прав на эти результаты к другим лицам (п. 5 ст. 1262 ГК) отсутствует указание на лицензионный договор. Следует при этом иметь в виду, что, исключая государственную регистрацию лицензионных договоров о предоставлении права использования зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, законодатель не вполне последователен, т.к. аналогичное исключение отсутствует применительно к другому результату интеллектуальной деятельности, подлежащему факультативной регистрации, — топологии интегральной микросхемы. Прямое указание на государственную регистрацию соответствующего лицензионного договора содержится в п. 7 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК. Такое указание представляется вполне оправданным, т.к. направлено на установление правовых последствий государственной регистрации указанного результата интеллектуальной деятельности, при отсутствии которых само условие о государственной регистрации во многом теряет юридическое значение.

Указание абз. 3 п. 2 комментируемой статьи на недействительность лицензионного договора означает его ничтожность. В случае несоблюдения письменной формы договора этот вывод следует из п. 2 ст. 162 и ст. 168 ГК, а в случае несоблюдения требования о государственной регистрации — из п. 1 ст. 165 ГК.

7. В абзаце 1 п. 5 комментируемой статьи в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК установлена презумпция возмездности лицензионного договора. Следовательно, по общему правилу лицензиат обязан уплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В то же время допускается возможность заключения и безвозмездного лицензионного договора. В этом случае договор должен содержать прямое указание на его безвозмездный характер.

Презумпция возмездности лицензионного договора обладает, однако, некоторыми особенностями, связанными с тем, что в силу уникальности соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации к праву их использования в соответствии с абз. 2 п. 5 комментируемой статьи не могут быть применены правила п. 3 ст. 424 ГК, позволяющие путем сопоставления с ценой аналогичного товара восполнить отсутствующее в возмездном лицензионном договоре условие о размере причитающегося лицензиару вознаграждения.

Поэтому при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о вознаграждении или о порядке его определения соответствующий договор в силу прямого указания п. 5 комментируемой статьи считается незаключенным. Условие о вознаграждении в возмездном лицензионном договоре относится к числу его существенных условий (п. 1 ст. 432 ГК).

Положение абз. 2 п. 5 статьи последовательно проводится в п. 4 ст. 1286 ГК, в соответствии с которым в возмездном лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения литературы, науки и искусства должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. Кодекс допускает выплату лицензиару вознаграждения по такому договору в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Данное положение, хотя и сформулировано в Кодексе применительно к сфере авторского права, может по аналогии применяться для определения формы выплаты вознаграждения лицензиарам и по другим возмездным лицензионным договорам.

В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 1286 ГК Правительству РФ предоставлено право устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений науки, литературы и искусства. Это положение, напротив, носит исключительный характер и не распространяется на возмездные лицензионные договоры о предоставлении права использования других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Последствия нарушения лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования объектов авторских и смежных прав установлены в п. 4 ст. 1237 ГК.

8. К числу существенных условий лицензионного договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК и п. 6 комментируемой статьи относятся условие о предмете договора и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При отсутствии в лицензионном договоре соглашения сторон об этих условиях соответствующий договор считается незаключенным.

Условие о предмете договора предполагает указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. Выдача охранных документов, удостоверяющих соответствующее исключительное право, предусмотрена Кодексом для изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК) и товарного знака (ст. 1481 ГК). Отсутствие в лицензионном договоре соответствующих сведений в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не может рассматриваться как признак отсутствия согласования сторонами одного из существенных условий лицензионного договора и соответственно не является основанием для признания такого договора незаключенным. Требование подп. 1 п. 6 комментируемой статьи не распространяется на свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530), т.к. Кодекс не допускает распоряжение исключительным правом на это средство индивидуализации. Не распространяются эти требования и на свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных (п. 3 ст. 1262 ГК) и свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК), т.к. эти свидетельства не могут рассматриваться в качестве правоустанавливающих документов ввиду факультативного характера регистрации указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исчерпывающим образом предопределяют перечень действий, которые лицензиат вправе совершать в отношении соответствующего результата или средства, и соответственно перечень прав лицензиата. При этом в соответствии с абз. 2 п. 1 комментируемой статьи право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Этому правилу корреспондирует указание п. 3 ст. 1237 ГК, в соответствии с которым использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по лицензионному договору, влечет его ответственность за нарушение исключительного права, установленную Кодексом, другими законами или договором.

9. К числу обычных условий лицензионного договора, не требующих, в отличие от существенных условий, непременного согласования сторонами, относятся условия о территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1235), о сроке действия лицензионного договора (п. 4 ст. 1235), а также о сроке и порядке представления лицензиатом отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 1237 ГК).

Необходимость включения в лицензионный договор условия о территории допустимого использования предопределяется территориальным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные условия действия на территории Российской Федерации исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1256), на объекты смежных прав (п. 3 ст. 1304, ст. ст. 1321, 1328, 1332, 1336, 1341), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1346), на селекционные достижения (ст. 1409), на товарный знак (ст. 1479), на коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1540).

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи, в основу которого положены нормы Закона об авторском праве (п. 1 ст. 31), отсутствие в лицензионном договоре указания на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не влечет признание договора незаключенным. В этом случае лицензиат вправе осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации. Для предоставления лицензиату права использования такого результата или средства только на части территории Российской Федерации, а также за ее пределами в договоре должно содержаться прямое указание на соответствующую территорию.

Вопрос об использовании соответствующих объектов на территории иностранного государства не всегда зависит только от усмотрения сторон, а требует в целом ряде случаев, чтобы на территории этого государства признавались исключительные права, возникшие в другом государстве. Эти цели обычно достигаются путем предоставления иностранным правообладателям национального режима либо путем заключения многосторонних международных соглашений, распространяющих охрану, предоставленную на территории одного из участвующих в таком соглашении государств, на территорию других его участников.

10. Необходимость включения в лицензионный договор условия о сроке его действия предопределяется срочным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные сроки действия исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1281), на объекты смежных прав (ст. ст. 1318, 1327, 1331, 1335, 1340), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1363), на селекционные достижения (ст. 1424), на топологию интегральной микросхемы (ст. 1457) и на товарный знак (ст. 1491).

Сроком действия исключительного права в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1235 ограничивается максимальная продолжительность срока действия лицензионного договора. В свою очередь, срок действия лицензионного договора предопределяет продолжительность действия сублицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). В соответствии со ст. 190 ГК срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В случае, когда срок действия лицензионного договора установлен с нарушением правила абз. 1 п. 4 комментируемой статьи и превышает срок действия исключительного права, такой договор должен считаться заключенным на срок действия исключительного права. В этом случае по аналогии подлежит применению правило п. 3 ст. 1238 ГК.

В абзаце 2 п. 4 ст. 1235 определена максимальная продолжительность действия лицензионного договора в случае, когда в самом договоре срок его действия не определен. Исключение из этого правила, которое имеется в виду в комментируемой норме, установлено в п. 2 ст. 1469 ГК, в соответствии с которым лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть заключен без указания срока его действия, т.е. на неопределенный срок. Другим исключением, которое охватывается оговоркой абз. 2 п. 4 комментируемой статьи, будет заключение лицензионного договора менее чем за пять лет до истечения срока действия исключительного права. В этом случае в соответствии с абз. 1 п. 4 срок действия лицензионного договора будет составлять менее пяти лет.

В абзаце 3 п. 4 комментируемой статьи имеется в виду досрочное прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, использование которого является предметом лицензионного договора. Из этой нормы следует, что лицензионный договор прекращается во всех случаях, независимо от оснований, по которым было принято решение о досрочном прекращении исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации Кодекс предусматривает сохранение действия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (п. 4 ст. 1398 ГК), о предоставлении права использования селекционного достижения (п. 3 ст. 1441 ГК), а также о предоставлении права использования товарного знака (п. 6 ст. 1513 ГК), заключенных до признания недействительным предоставления соответствующего исключительного права, в той мере, в какой они были исполнены к этому моменту. Иначе говоря, в указанных случаях лицензионные договоры прекращают свое действие только на будущее время.

Использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения действия лицензионного договора влечет в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права.

11. Помимо предусмотренных комментируемой статьей условий лицензионного договора, распространяющихся на все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых допускается распоряжение исключительным правом, Кодекс устанавливает целый ряд условий лицензионных договоров о предоставлении права использования отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Особым условием издательского лицензионного договора является обязанность лицензиата начать использование произведения в определенный договором срок (п. 1 ст. 1287 ГК). Условие о передаче заказчику материального носителя может быть предусмотрено сторонами при предоставлении права использования произведения науки, литературы или искусства по договору авторского заказа (п. 2 ст. 1288 ГК).

В течение всего срока действия договора о предоставлении права использования секрета производства лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства. В свою очередь, лицензиаты обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия исключительного права на него (п. 3 ст. 1469 ГК).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а лицензиар, в свою очередь, вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (п. 2 ст. 1489 ГК).

Предоставление права использования коммерческого обозначения допускается только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК).

12. Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату, необходимо урегулировать последствия перехода этого права от лицензиара к другим лицам в период действия лицензионного договора. В пункте 7 комментируемой статьи эти последствия сформулированы по модели арендных отношений (п. 1 ст. 617 ГК), предопределяющей сохранение прав арендатора, обременяющего право собственности, в случае перехода права собственности к другим лицам. Указанный подход было необходимо прямо сформулировать в п. 7 комментируемой статьи ввиду невозможности в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним указанного режима арендных отношений только по аналогии закона.

Переход исключительного права в период действия лицензионного договора может произойти как по воле лицензиара — в результате отчуждения последним исключительного права либо перехода исключительного права к его наследникам в порядке универсального правопреемства, так и помимо воли лицензиара — при обращении взыскания на имущество лицензиара. При этом в силу п. 7 комментируемой статьи лицензионные договоры сохраняют силу независимо от оснований перехода прав лицензиара к другим лицам.

13. В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии.

Виды лицензионных договоров по гк рф